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Documentazioni

L'esperto risponde
L' avv. Ermenegildo Mario
Appiano
risponde su temi
di contrattualistica commerciale,
sulla tutela dei marchi all'estero
e sulla legislazione vinicola

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La protezione in Cina di marchi e denominazioni di origine

È recente la notizia che uno dei più famosi vini francesi ha subito un grave plagio in Cina. Ciò induce a capire come si possano proteggere in tale Stato i vini europei. Sebbene la Cina sia parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ciò non significa affatto che le denominazioni di origine godano automaticamente di protezione sul suo territorio, per effetto degli Accordi TRIPS stipulati in tale contesto internazionale. In effetti, in passato si è già visto come gli Stati Uniti, seppure anch’essi fossero parte di tale Organizzazione internazionale da ben più lungo tempo che la Cina, non proteggessero comunque le denominazioni di origine europee, sfruttando alcune “falle” di tali Accordi. Cosa che ha reso possibile commercializzare legittimamente in America il “Chianti della California” per vari decenni, sino a quando l’Unione Europea non ha concluso un apposito accordo con gli Stati Uniti in materia.

Per contro, attualmente non vige alcun accordo internazionale tra l’Unione e la Cina sulla protezione delle denominazioni di origine, questione che ovviamente interessa essenzialmente i produttori europei. Stante la situazione, l’unico strumento a disposizione di questi ultimi è la protezione dei marchi, invece in qualche modo riconosciuta in Cina. Non va tuttavia trascurata una cosa significativa: il nostro sistema di scrittura differisce totalmente da quello cinese, il che crea non poche difficoltà. Possiamo sì pensare di proteggere in Cina un marchio europeo scritto con i nostri caratteri, ma forse ciò non è sufficiente, poiché i consumatori di tale paese potrebbe anche non riconoscerlo nemmeno (cioè non lo leggono!). Allora è ipotizzabile proteggerne anche la traduzione in cinese, ma il passaggio tra le due lingue è cosa piuttosto complessa. Registrare un marchio europeo in Cina consente quindi di evitare che altri se ne approprino in tale paese.

Tuttavia, non basta limitarsi alla semplice registrazione: occorre poi monitorare il mercato, onde reagire alle eventuali loro usurpazioni. Il che comporta costi non indifferenti. Ecco in sintesi alcune utili informazioni in proposito.

Quale tipo di marchio visibile è registrabile in Cina? Può essere richiesta la registrazione di qualsiasi marchio visibile, incluso una parola, un disegno, una lettera, in numero, un oggetto tridimensionale (3D) oppure una combinazione di colori ovvero anche una combinazione dei citati elementi, purché ciò consenta di distinguere le merci di un determinato soggetto (persona fisica, giuridica o altro tipo di organizzazione).

Qual è la durata della registrazione per un marchio commerciale in Cina? La durata di un marchio registrato è di 10 anni, a decorrere dal momento in cui la relativa registrazione viene approvata. Per estendere tale periodo, se il titolare della registrazione necessita di ulteriore protezione, può richiederne una rinnovazione, presentando la relativa domanda almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione iniziale. Se tale istanza non viene presentata per tempo, il titolare ha comunque la possibilità di richiedere un estensione della protezione per sei mesi, nel corso dei quali egli ha facoltà di domandare il rinnovo della protezione. In difetto, la protezione viene cancellata. Ogni rinnovazione della protezione dura 10 anni.

Qual è la pubblica amministrazione competente per la registrazione dei marchi commerciali? In Cina la registrazione e la gestione amministrativa dei marchi commerciali è materia di competenza dell’apposito Ufficio Marchi, dipendente dal Ministero per l’industria ed il commercio.

 

Come registrare un marchio in Cina

Prima di presentare una domanda, il richiedente deve svolgere un’accurata indagine sulla situazione esistente e sulle protezioni già concesse ad altri marchi commerciali. E’ utile ricorrere ai servizi di un Agente professionale in materia di marchi. In base ai risultati di tale indagine, egli effettuerà una valutazione preliminare della domanda che si intende presentare e delle relative possibilità di vederla accolta dall’Ufficio Marchi. La competenza di tale Agente è fondamentale, poiché determina il livello qualitativo della valutazione preliminare, passaggio fondamentale per confidare di vedere poi accolta la domanda di registrazione del marchio. Una valutazione preliminare chiara e professionale consente altresì di stimare i costi che il richiedente dovrà sostenere per la domanda di registrazione dinanzi all’Ufficio Marchi nonché la durata della relativa procedura. Inoltre, tale valutazione permette altresì di valutare i rischi eventualmente insiti nella procedura stessa e di capire come meglio promuoverla e gestirla.

 

La procedura di registrazione promossa da un soggetto straniero (persona fisica o impresa) in Cina

1. E’ bene incaricare un Agente per i marchi cinese di seguire la procedura di registrazione, meglio se egli ha corrispondenti in Europa, soprattutto per ragioni di mediazione culturale.  

2. Fate svolgere presso l’Ufficio Marchi un’indagine sulla situazione esistente e sulle protezioni già concesse ad altri marchi commerciali. Ciò al fine di scoprire se sussiste qualche marchio già protetto in Cina che possa configgere con quello che si intende registrare, sì da ostare alla concessione della protezione a quest’ultimo.  

3. In base ai risultati di tale indagine, decidete se proseguire o meno nella domanda di registrazione per il vostro marchio.

4. Se decidete di procedere con la registrazione, l’Agente curerà per voi ogni adempimento a ciò necessario e – una volta completa – sottoporrà la relativa domanda all’Ufficio Marchi.

5. Esame formale della domanda di registrazione.

6. Esame sostanziale della domanda di registrazione. Se la domanda di registrazione è conforme alla Legge cinese sui marchi, l’Ufficio Marchi effettuerà un esame preliminare e pubblicherà un avviso pubblico; in caso contrario, la domanda verrà subito rigettata.

7. Opposizione alla registrazione – Entro 3 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, qualunque soggetto interessato ha facoltà di promuovere un’opposizione avverso il marchio che ha beneficiato di una valutazione preliminare favorevole. In mancanza di opposizione, la registrazione viene concessa. In tale caso, viene rilasciato un certificato di registrazione ed il marchio deve essere pubblicamente annunciato.

8. Istruttoria della procedura di opposizione – se viene tempestivamente proposta opposizione avverso la domanda di registrazione, l’Ufficio Marchi condurrà un’istruttoria, al cui temine si pronuncerà sul fondamento dell’opposizione. Se l’opponente concorderà con quanto così deciso e non ricorrerà per un ottenere invece un riesame del caso, verrà rilasciato il certificato di registrazione per il marchio.

9. Riesame dell’opposizione alla registrazione – Qualora invece l’opponente non concordi su quanto deciso in sede di opposizione dall’Ufficio Marchi, egli può promuovere un ricorso amministrativo dinanzi all’Autorità competente per ottenere il riesame del caso. Quest’ultima procederà a rendere una nuova decisione. Se l’opponente l’accetterà e si asterrà dal richiedere la pronuncia di una corte giudiziaria, verrà rilasciato il certificato di registrazione per il marchio.

10. Procedura giudiziaria di riesame. Qualora la decisione dell’Autorità amministrativa di appello non venga condivisa, antro 30 giorni dalla pronuncia della sua decisione le parti interessate possono ricorrere all’Autorità giudiziaria, la quale condurrà una nuova istruttoria, al cui termine renderà la decisone finale, accogliendo o rigettando definitivamente la richiesta di registrazione.

avv. Ermenegildo Mario Appiano
(dottore di ricerca in diritto Ue)